“散列通”商標行政判決書

時間:2010-04-09 10:52 中國法律網 點擊:次 我要評論（）

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申請再審人（一審第三人、二審上訴人）：西南藥業股份有限公司，住所地重慶市沙坪壩區天星橋21號。

法定代表人：李標，該公司總經理。

委托代理人：黃暉，北京市萬慧達律師事務所律師。

委托代理人：黃義彪，北京市萬慧達律師事務所律師。

被申請人（一審被告、二審上訴人）：中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會，住所地北京市西城區三里河東路8號。

法定代表人：許瑞表，該委員會主任。

委托代理人：何敏，該委員會干部。

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：拜耳消費者護理有限公司，住所地瑞士聯邦巴塞爾4052彼得瑪麗安大街84號。

法定代表人：帕斯卡·伯根，該公司法務總監。

法定代表人：尤斯特爾·伯里格，該公司副總裁兼第二歐洲區域總裁。

委托代理人：李靜冰，北京市正見永申律師事務所律師。

申請再審人西南藥業股份有限公司（簡稱西南藥業公司）因與被申請人中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）、被申請人拜耳消費者護理股份有限公司（簡稱拜耳公司）商標行政糾紛一案，不服北京市高級人民法院（2006）高行終字第253號行政判決及北京市高級人民法院（2007）高行監字第293號駁回再審申請通知，向本院申請再審。本院經審查，于2009年1月 14日以（2007）行監字第112-1號行政裁定決定對本案提審。本院依法組成由民事審判第三庭審判員夏君麗擔任審判長，審判員殷少平、代理審判員王艷芳參加的合議庭，書記員包碩擔任法庭記錄，于2009年3月31日公開開庭審理了本案，申請再審人西南藥業公司法定代表人李標及其委托代理人黃暉、黃義彪，被申請人拜耳公司的委托代理人李靜冰到庭參加訴訟，被申請人商標評審委員會未參加庭審，但出具了書面意見。本案現已審理終結。

西南藥業公司申請再審稱，原審法院認定事實和適用法律錯誤，判斷“散列通”商標是否應予撤銷或維持，應當以該商標申請注冊時的事實狀態和法律規定為基礎。1、本案的一個基本事實是，在2001年以前，“散利痛”一直是藥品的通用名稱并描述藥品的功能，在“散列通”商標申請注冊前后的長時間內，（瑞士）豪夫邁-羅須控股公司（簡稱羅須公司）并未將“散利痛”作為商標使用，也明確認可其已經成為藥品通用名稱的事實。2、法律適用方面，本案應適用爭議商標注冊時有效的1982年的商標法及1988年商標法實施細則等相關法律規定。即使考慮適用現行商標法，本案根本不存在該法第四十一條規定的事實，從中找不到撤銷“散列通”商標的依據。3、鑒于“散利痛”是藥品通用名稱而不是商標，申請人申請注冊“散列通”商標并無不當，完全符合誠實信用原則，其注冊也沒有使用任何不正當手段。  

被申請人商標評審委員會書面答辯表示服從原二審判決，并已于2008年6月18日重新作出撤銷第631613號“散列通”商標的裁定。

第三人拜耳公司答辯稱：1、西南藥業公司搶注“散列通”商標具有明顯的惡意。2、爭議商標“散列通”與原審第三人的“散利痛”商標相近似。3、我國商標法頒布后歷經兩次修改，誠實信用原則是其最基本的原則，無論是適用哪一時期的商標法，“散列通”商標作為典型的違反誠實信用原則惡意搶注的不當注冊商標都應當被撤銷。請求駁回申請再審人的再審申請。

北京市第一中級人民法院一審查明，西南藥業公司經國家工商行政管理總局商標局（簡稱國家商標局）核準，于1993年2月28日注冊了第631613號“散列通”商標。1999年7月30日羅須公司以注冊不當為由，請求商標評審委員會撤銷該商標。商標評審委員會經審查于2005年4月26日作出商評字（2005）第0675號裁定，維持了該商標的注冊。羅須公司不服該裁定，在法定期限內向北京市第一中級人民法院提起訴訟。
一審法院經審理認為，根據羅須公司與西南藥業公司的前身西南制藥三廠簽訂的協議，其交易內容包括“散利痛”與“Saridon”商標標識的許可使用事項，即“散利痛”確已作為羅須公司的商標標識成為該合同關系客體的組成部分，并已得到西南制藥三廠的認同。另外，商標評審委員會在已生效的商評字（1998）第1415號“散利痛”商標異議復審終局裁定中審查認定了如下事實，即“散利痛”商標當時雖然沒有在我國注冊，但作為其英文注冊商標“Saridon”的中文譯名，卻是羅須公司獨創并長期使用的，作為羅須公司的生產合作者西南藥業公司對該商標歸屬羅須公司一事是明知的。故應認定，“散利痛”商標在“散列通”商標申請注冊之前即已存在，當時屬于未在我國注冊的商標；“散利痛”商標屬于羅須公司已經使用并有一定影響的商標。“散列通”與“散利痛”標注的商品相同，均用于西藥，兩標識的文字組合順序與形式相同，字音、字形上，“散”與“散”相同，“列”與“利”、“通”與“痛”相近，二者整體讀音相近似，據此，應認定構成近似商標。西南藥業公司在明知“散利痛”商標屬于羅須公司使用在先且有一定影響的情況下，注冊與“散利痛”商標相近似的“散列通”商標，主觀上已具備了擠占羅須公司“散利痛”商標利益的惡意，西南藥業公司的行為違背商標法第三十一條之規定，同時違背了誠實信用的民法基本原則，屬于商標法第四十一條中規定的“以不正當手段取得注冊的”行為。依照商標法第三十一條、第四十一條，《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項第1、2目之規定，判決：1、撤銷商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定；2、商標評審委員會在判決生效后作出撤銷第631613號“散列通”商標的裁定。

西南藥業公司和商標評審委員會均不服原審判決，分別向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決，維持商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定。

北京市高級人民法院二審審理查明，1987年11月12日，羅須公司與西南藥業公司的前身西南制藥三廠簽訂了包括商標許可使用在內的合作生產協議，即《關于“散利痛片”在中國生產、銷售的協議》。該協議第9條規定，“商標使用權，在這協議下生產的產品，受以下第10條的約束，羅須公司無須現金補償的給予西南制藥三廠在中國市場商標名‘散利痛’的使用權。在產品外包裝上，注明‘散利痛’是羅須公司委托制造。協議有效期三年，至1991年12月31日期滿。”1992年3月17日，西南藥業公司向國家商標局申請了“散列通”商標，該商標申請于1993年2月28日被核準注冊，商標注冊號為631613，核定使用商品為第5類西藥。1993年11月3日羅須公司與西南藥業公司簽訂會談紀要，確認：1、西南藥業公司從1990年起在散利痛片的宣傳與銷售上投入了大量資金、人力，致使市場迅速擴大，羅須公司對此承認并表示滿意；2、西南藥業公司要求繼續合作，羅須公司不同意；3、羅須公司要求西南藥業公司不再使用“羅氏”、“Saridon”、“散利痛”。1993年11月9日西南藥業公司向國家商標局申請在第5類西藥上注冊“散利痛”商標，1995年4月21日該商標申請被初審公告，審定號為756579。1995年6月28日羅須公司提出異議，國家商標局遂于1996年12月25日作出（1996）商標異字第568號異議裁定，裁定西南藥業公司申請的第756579號“散利痛”商標不予核準注冊。西南藥業公司不服，請求商標評審委員會復審，商標評審委員會于1998年7月28日作出商評字（1998）第1415號終局裁定，裁定第756579號“散利痛”商標不予核準注冊，理由是：羅須公司提供了充分的證據材料證明“散利痛”為其英文商標“Saridon”的中文譯音，該“散利痛”文字為羅須公司獨創并長期使用，西南藥業公司與羅須公司曾因合作生產“散利痛片”而明知“散利痛”商標的歸屬卻在雙方合同結束后，違反誠實信用原則，申請注冊了羅須公司獨創的“散利痛”，已構成了《中華人民共和國商標法實施細則》第二十五條所指的注冊不當行為。此后，羅須公司又于1999年7月30日請求商標評審委員會撤銷西南藥業公司的第631613號“散列通”商標，理由是“散利痛”是羅須公司的未注冊商標，西南藥業公司違背誠實信用原則將與“散利痛”相近似的“散列通”注冊為商標，侵犯了羅須公司的在先權利。商標評審委員會經審查認為，“散利痛”不屬于本商品的通用名稱。羅須公司在1987年至1992年曾與西南藥業公司合作生產“散利痛片”，產品使用的商標是“散利痛”及“Saridon”，“散列通”不是羅須公司在先使用的中文商標，也無證據證明“散利痛”作為“Saridon”的對應中文，申請日前已被消費者廣泛接受并產生一定影響。“散利痛”、“散列通”在文字含義及產生的對功效的暗示作用也有明顯區別，普通消費者一般不會將其識別為同一商標。西南藥業公司注冊“散列通”的行為不屬于搶先注冊他人商標的行為。“散列通”與“散利痛”文字構成存在明顯區別，羅須公司關于“散列通”會被消費者誤認為“Saridon”的對應中文從而與“散利痛”發生混淆缺乏足夠的事實依據。故不能認定西南藥業公司的注冊行為違反了誠實信用原則。2005年4月26日，商標評審委員會作出商評字（2005）第0675號裁定，西南藥業公司的第631613號“散列通”商標予以維持。

二審法院認為，羅須公司于1999年7月30日向商標評審委員會提出本案爭議申請，其依據的是1993年2月22日修正的商標法第二十七條第一款及相應的商標法實施細則第二十五條的規定，上述爭議理由也體現在現行的商標法第十三條、第三十一條及第四十一條的規定中。本案爭議商標“散列通”與“散利痛”在文字組合順序及表現形式上相同，且讀音近似，應認定為近似商標。西南藥業公司曾與羅須公司簽訂有《關于“散利痛片”在中國生產、銷售的協議》，并依據該協議于1987年至1992年使用“散利痛”作為商標或藥品的商品名稱。西南藥業公司在明知“散利痛”標識歸屬的情況下，卻在雙方所簽合同期滿后，將與“散利痛”標識相近似的“散列通”申請注冊為商標，違反了誠實信用原則，已經構成注冊不當行為。西南藥業公司的第631613號“散列通”商標應予撤銷，商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定認為“散列通”與“散利痛”不構成近似，并維持西南藥業公司的第631613號“散列通”商標有失妥當。綜上，二審法院認為商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定認定事實、適用法律均有錯誤，應予撤銷；西南藥業公司及商標評審委員會的上訴理由均不能成立，判決駁回上訴，維持原判。

二審判決后，西南藥業公司不服該判決向北京市高級人民法院申請再審。北京市高級人民法院經審理認為其再審申請理由不能成立，以（2007）高行監字第293號駁回再審申請通知書駁回了西南藥業公司的再審申請。其理由是：1、“散利痛”商標當時雖然沒有在我國注冊，但作為羅須公司英文商標 “Saridon”的諧音中文譯名，卻是羅須公司獨創并長期使用的；“散利痛”雖被作為藥品名稱于1988年和1995年收入《四川省藥品標準》和《上海市藥品標準》，但“散利痛片”本質上僅系藥品商品名稱，其作為藥品名稱并不規范，也因此于2001年為新的國家標準所糾正取代，“散利痛”文字在客觀上仍起的是區分商品來源的作用。2、西南藥業公司注冊的“散列通”與羅須公司的“散利痛”在文字組合順序及表現形式上相同，且讀音近似，應認定為近似商標。西南藥業公司曾與羅須公司合作，對“散利痛”標識歸屬羅須公司一事是明知的，而合作期滿后，將與“散利痛”標識相近似的“散列通”申請注冊為商標，違反了誠實信用原則，已經構成注冊不當行為。

本院經審查，原審法院查明的事實基本屬實。本院另查明，“散利痛片”為一種以乙酰氨基酚為主，輔加咖啡因和異丙安替比林的解熱、鎮痛藥。1988年被列入四川省藥品標準，1995年被列為上海市藥品標準。 1990年衛生部衛藥發（90）第39號《關于進一步加強藥品標準及名稱管理的通知》規定“國家藥品標準和省、自治區、直轄市衛生廳（局）藥品標準（包括制劑規范）中收載的藥品名稱即為法定名稱，也是通用名稱。根據我國《專利法》不授予藥品專利權及《商標法》第八條第五款規定，藥品通用名稱不得作為商標注冊”。2001年4月27日，國家藥典委員會出具的《關于“散利痛片”名稱問題的函》記載，“‘散利痛片’作為地方標準品種名稱，情況屬實。國家藥品監督管理局國藥管安（1999）85號文公布其已通過臨床評價，名稱亦為‘散利痛片’。根據衛藥發（90）第39號文和衛藥政發（91）第143號文規定，國家藥品標準和省、自治區、直轄市衛生廳（局）藥品標準中收載的藥品名稱即為法定名稱，也是通用名稱，不得作為商標或商品名注冊”。2001年9月20日，國家藥品監督管理局發布的2001國藥標字XG-013號國家標準頒布件規定，自2001年10月31日起，復方對乙酰氨基酚片（Ⅱ）的地方標準同時停止使用，該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。

原二審判決后，“散利痛”商標由羅須公司轉讓至拜耳公司，羅須公司向本院申請不再以其名義參加再審訴訟，并同意拜耳公司承繼羅須公司在該案中的全部訴訟權利和義務。同時，拜耳公司向本院提交了以拜耳公司的名義參加本案再審訴訟的聲明。商標評審委員會于2008年6月18日按照北京市高級人民法院（2006）高行終字第253號判決作出了撤銷第631613號“散列通”商標的裁定。

本院認為，本案的焦點問題為：（一）本案涉及的新舊商標法的適用問題；（二）西南藥業公司注冊“散列通”商標是否違反了商標法第十三條及第三十一條的規定。

（一）本案涉及的新舊商標法的適用問題。本案訴爭商標“散列通”于1992年3月17日由西南藥業公司申請注冊，于1993年2月28日被核準注冊。1999年7月26日，羅須公司根據修改前的商標法第二十七條和商標法實施細則第二十五條的規定，向商標評審委員會申請撤銷“散列通”注冊商標，在其申請書中將該理由明確為“違反誠實信用原則，以復制、模仿、翻譯等方式將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的，侵犯了本申請人的合法的在先權利”。2005年4月26日，商標評審委員會作出商評字（2005）第0675號裁定維持“散列通”商標的注冊。根據羅須公司在其注冊不當申請理由中的表述，其申請撤銷“散列通”的具體理由對應的法律條款應當是修改前的商標法實施細則第二十五條第一款第（2）項關于“違反誠實信用原則，以復制、模仿、翻譯等方式將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的”規定和第（4）項關于“侵犯他人合法在先權利的”規定，其在修改后的商標法中對應的法條應當是第十三條和第三十一條，并不涉及修改后的商標法第四十一條第一款的問題，且商標法第四十一條第一款中的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形涉及的是撤銷商標注冊的絕對事由，因此商標評審委員會關于“上述爭議理由體現在現行商標法第十三條關于馳名商標的保護、第三十一條關于禁止搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標和第四十一條關于以欺騙或其他不正當手段注冊商標的規定”的認定中，有關第四十一條的理解有誤。因本案屬于修改后商標法第十三條和第三十一條規定的情形，根據《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第五條的規定，“除本解釋另行規定外，對商標法修改決定施行前發生，屬于修改后商標法第四條、第五條、第八條、第九條第一款、第十條第一款第（二）、（三）、（四）項、第十條第二款、第十一條、第十二條、第十三條、第十五條、第十六條、第二十四條、第二十五條、第三十一條所列舉的情形，商標評審委員會于商標法修改決定施行后作出復審決定或者裁定，當事人不服向人民法院起訴的行政案件，適用修改后的商標法的相應規定進行審查；屬于其他情形的，適用修改前商標法的相應規定進行審查”，本案應適用修改后的商標法第十三條、第三十一條進行審查。商標評審委員會及原審法院認為本案應適用修改后的商標法正確，但其適用商標法第四十一條的規定進行審查屬于適用法律錯誤，本院予以糾正。

（二）西南藥業公司注冊“散列通”商標是否違反了商標法第十三條、第三十一條的規定。因拜耳公司在本院主持的庭審中明確放棄以商標法第十三條作為申請撤銷“散列通”商標的理由，本院對此不再予以審查。

羅須公司申請撤銷“散列通”商標的權利基礎是“散利痛”商標，因此判定西南藥業公司注冊“散列通”商標是否違反了商標法第三十一條的規定，應首先分析“散列通”商標申請注冊時，“散利痛”是否是羅須公司的在先未注冊商標。

本院已查明，“散利痛片”1988年被列入四川省藥品標準，1995年被列為上海市藥品標準。2001年9月20日，國家藥品監督管理局發布的2001國藥標字XG-013號國家標準頒布件規定，自2001年10月31日起，復方對乙酰氨基酚片（Ⅱ）的地方標準同時停止使用，該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。因此，在2001年10月31日上述地方標準被修改之前，“散利痛”是一種以乙酰氨基酚為主，輔加咖啡因和異丙安替比林的解熱、鎮痛藥的法定通用名稱。而且，《中華人民共和國藥品管理法》（1984年）第四十一條規定，“除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊商標；未經核準注冊的，不得在市場銷售，注冊商標必須在藥品包裝和標簽上注明”。1983年商標法實施細則第四條亦明確規定“藥品必須使用注冊商標”。據此，我國藥品管理法禁止在藥品上使用未注冊商標，西南藥業公司申請注冊“散列通”商標及該商標被核準注冊之時，“散利痛”從法律上也不可能是“散利痛片”的未注冊商標。羅須公司在與西南藥業公司合作期間，在合作生產的“散利痛片”上對“散利痛”的使用，是根據藥品管理法及藥品說明書和標簽管理等相關規定，對藥品通用名稱的標注，不能認定其為對未注冊商標的使用。原審判決及商標評審委員會認定“散利痛”是羅須公司的未注冊商標,屬于認定事實錯誤，應予以糾正。

鑒于“散利痛”在西南藥業公司注冊“散列通”商標時，不是未注冊的商標，因此其不構成羅須公司提出爭議的權利基礎，西南藥業公司關于其注冊“散列通”不違反商標法有關規定的申請再審理由成立，本院予以支持。雖然商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定關于“散利痛”是羅須公司的未注冊商標事實認定錯誤，但其關于維持“散列通”商標注冊的結論正確，應予維持。原審判決認定西南藥業公司注冊“散列通”商標構成注冊不當行為，判決撤銷商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定，認定事實及適用法律均有錯誤，應予撤銷。根據《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（二）項、《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第七十六條第一款、第七十八條之規定，判決如下：

一、撤銷北京市高級人民法院（2006）高行終字第253號行政判決；

二、撤銷北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第677號行政判決；

三、維持被申請人中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字（2005）第0675號裁定。
本案一審、二審案件受理費各1000元，共計2000元，由被申請人拜耳消費者護理有限公司承擔。

本判決為終審判決。 

審　判　長　夏君麗
審　判　員　殷少平
代理審判員　王艷芳

二○○九年五月二十五日

書　記　員　包碩
 
 

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